摘要：本文從兩個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，探討了在判斷參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求時(shí)采用的“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式的合法性和合理性，從法律規(guī)定、技術(shù)角度、舉證責(zé)任分配三個(gè)方面論證了“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式并不具有合法性和合理性，并且根據(jù)普適的“三步法”創(chuàng)造性判斷方法，重新解析了案例1和2，并得出了與“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式相反的結(jié)論。 一、引言 在高分子化學(xué)領(lǐng)域，隨著科技的迅猛發(fā)展，出現(xiàn)了越來越多的新材料、新產(chǎn)品，它們中的有些與傳統(tǒng)材料在宏觀上可能具有相似的結(jié)構(gòu)和/或組成，但是卻有著顯著不同的微觀結(jié)構(gòu)；有些難以用結(jié)構(gòu)和/或組成將其新的性能全面地表示出來；有些甚至無法用結(jié)構(gòu)或參數(shù)予以表征。因此，為獲得合適范圍的專利權(quán)，申請(qǐng)人大量采用性能、參數(shù)、用途或者制備方法來表征產(chǎn)品，使得這一類型的產(chǎn)品專利申請(qǐng)量激增。但這并沒有違背專利法的規(guī)定，在《專利審查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2節(jié)規(guī)定了“產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征”。 對(duì)于參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性的審查，業(yè)內(nèi)已有眾多學(xué)者進(jìn)行相關(guān)研究，《專利審查指南》亦有明確規(guī)定，即著名的“推定新穎性”原則。然而，對(duì)于該類權(quán)利要求的創(chuàng)造性如何判斷，《專利審查指南》并無明確規(guī)定，業(yè)內(nèi)也鮮有深入研究的。 筆者注意到，近年來越來越多的審查員以與“推定新穎性”類似的方式評(píng)述參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性，這引起筆者的疑惑，究竟參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性應(yīng)該如何判斷。本文從實(shí)際案例出發(fā)，試圖探討這種“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的合法性和合理性。 二、案例介紹 【案例1】 相關(guān)權(quán)利要求如下： “1. 一種基于烯烴的聚合物，包含當(dāng)測(cè)量升溫洗脫分級(jí)（TREF）時(shí)在-20℃至130℃的溫度范圍內(nèi)的為所述基于烯烴的聚合物的洗脫溫度的洗脫溫度1（Te1）和洗脫溫度2（Te2），并且具有當(dāng)測(cè)量色譜傅里葉變換紅外光譜（GPC FT-IR）時(shí)為-1.0至-0.001的支鏈梯度數(shù)（BGN）。 17. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于烯烴的聚合物，其中所述基于烯烴的聚合物通過使用包含由下式1表示的過渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來獲得：（式1略）?！? 審查員在通知書中指出，對(duì)比文件1公開了一種聚乙烯，具有落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)的兩個(gè)洗脫溫度，且由于對(duì)比文件1未公開支鏈梯度數(shù)BGN，其有可能落入權(quán)利要求1限定的參數(shù)范圍內(nèi)，根據(jù)該參數(shù)無法將權(quán)利要求1保護(hù)的烯烴聚合物與對(duì)比文件1的聚合物產(chǎn)品區(qū)分開來，因此推定對(duì)比文件1的聚合物與權(quán)利要求1的聚合物相同，即權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。權(quán)利要求17進(jìn)一步限定了聚合物通過式I的催化劑催化得到，而對(duì)比文件1中公開了聚合物采用茂金屬前體催化劑催化制備，權(quán)利要求17與對(duì)比文件1相比，區(qū)別在于：催化劑不同。對(duì)比文件2公開了與權(quán)利要求17相同的催化劑，并進(jìn)一步公開了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員為了更高的催化活性或者更高分子量的烯烴聚合物，有動(dòng)機(jī)采用對(duì)比文件2的催化劑催化得到烯烴聚合物。因此，權(quán)利要求17不具備創(chuàng)造性。