美國專利申請中的IDS提交策略
1905-07-09
對于接觸過美國專利申請的發(fā)明人、申請人或者專利代理人來說,IDS是一件在美國專利申請中被多次提及的話題。即使對于美國專利律師而言,IDS也是一個經(jīng)常會被探討的話題,一些美國律所甚至專門提供有關IDS提交策略規(guī)劃的服務。由此,IDS的重要性可見一斑。
IDS是Information Disclosure Statement的英文縮寫,通常被譯為“信息披露聲明”。在美國專利法實施細則37 CFR 1.56中,明確規(guī)定了在專利申請過程中信息披露的義務,義務人包括申請中署名的每一位發(fā)明人、準備或處理專利申請的每一位律師或代理人以及實質(zhì)性地參與到專利申請準備階段或處理階段的任何其他人,包括受讓人或者任何有權利受讓的任何人。美國專利法中對信息披露義務的要求規(guī)定地極為相盡的,也極為苛刻。因為如果有義務提交IDS的人沒有盡到信息披露的義務,欺騙或者試圖欺騙美國專利商標局(USPTO),或采用不誠信的或明知故犯的態(tài)度來違反信息披露的義務,那么將會導致專利不被授權。實踐中,以專利權人欺騙或意圖欺騙USPTO,判專利在申請中有不正當行為(inequitable conduct)而導致專利最終無效實施的案例并不少。
美國專利法實施細則37 CFR 1.56的要求,有信息披露義務的人應向USPTO披露所有和本申請的可專利性實質(zhì)相關(materiality)的所有現(xiàn)有技術資料,包括單獨或者與其他現(xiàn)有技術結合影響本申請權利要求可專利性的IDS信息,以及不利于申請人對于本申請中審查員的駁回意見進行答辯的IDS信息等。一般來說,包括現(xiàn)有技術背景資料、伙伴申請(counterpart application)中的檢索報告以及相關審查意見和引用文獻。實踐中,最常遇到的就是伙伴申請(counterpart application)中的其他專利局檢索報告中所引用的現(xiàn)有技術。這些引用的現(xiàn)有技術主要包括X類、Y類、A類、R類、P類和E類文件。其中,
a)X類——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關的文件,單獨考慮該文件就能認定本申請是否具有新穎性或創(chuàng)造性,這類文件都是需要作為IDS提交的;
b)Y類——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關的文件,和X類相比來說,還需要與其他現(xiàn)有技術文件結合且該結合對于本領域內(nèi)的技術人員來說是顯而易見時,可以來判斷本申請不具有創(chuàng)造性,這類文件都是需要作為IDS提交的;
c)A類——是在檢索報告中被審查員認為是不特別相關的表示現(xiàn)有技術一般狀態(tài)的文件,屬于背景技術方面的資料,這類文件是否屬于materiality,還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交,一般建議最好都作為IDS提交;
d)R類——任何單位或個人在申請日向?qū)@痔峤坏?、屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)@暾埼募ㄈ缤仗峤坏膶嵱眯滦停?,可以考慮不作為IDS提交;
e)P類——所謂的“中間文件”,即公布日先于本申請的提交日或國際申請日但遲于所要求的優(yōu)先權日,這類文件是否屬于materiality,還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交,一般建議最好都作為IDS提交;
f)E類——抵觸申請,其先于本申請?zhí)峤坏沁t于本申請的提交日公開,一般可以不作為IDS提交。
USPTO對于申請人提交的IDS相關的文件數(shù)量以及文件大小都沒有限制。當并不能判斷一份資料是否與現(xiàn)有技術實質(zhì)相關(materiality)時,謹慎來說,最好還是作為IDS來提交。這種情況下,判斷materiality的責任就歸咎于美國的專利審查員,而不是義務人本身。這也是一種規(guī)避IDS風險的策略。另外,與核實資料是否有materiality以及訴訟中被認為沒有完成IDS義務而被判在專利申請中有不正當行為(inequitable conduct)相比,提交所有盡可能相關的文件可能所花費的成本更小。當然,也還是有一定風險:有可能在后期訴訟中被認為故意在大量IDS資料中“隱藏”高度相關的文件。因此,當IDS資料特別巨大時,建議對資料進行分類,以便審查員能夠確切地進行參考。
除了IDS需要提交的資料,美國專利法實施細則37 CFR 1.97也詳細規(guī)定了對于IDS提交期限的要求。一般來說,可以簡單地認為在專利授權(grant)前,IDS義務人在首次獲悉了IDS資料時,就應當在首次獲悉日起的3個月內(nèi)向USPTO披露IDS。對于從counterpart application中獲悉IDS,可以理解為counterpart application當局發(fā)文日起的3個月內(nèi)應向USPTO進行披露IDS。具體來說,主要提交IDS的期限為五個階段: